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2019-02-21 17:08:00

概述

介绍

美国专利商标局（USPTO）于2019年2月15日提议修改《商标案件实务规则》和《美国专利商标局关于他人代理的规则》，要求申请人，注册人或商标注册人其住所或主要营业地点不在美国境内的程序。此类外国申请人，注册人或当事方必须由合格的美国律师代理的要求将确保不会因诸如签名和使用权利要求不当等原因而使向外国申请人发出的发行无效，并使美国专利商标局能够更有效地利用可用的机制来强制外国申请人遵守商标事务上的法律法规要求。

2019年2月15日，USPTO（美国专利商标局）提出一项新的做法：要求美国境内没有住所或营业场所的外国申请人，应由一名持有美国执业资格的律师代理其美国商标或专利申请业务，以减少或避免外国申请人因签名和使用声明不当等原因而导致商标失效的问题。同时，可以使USPTO更有效地利用现有机制强制外国强制遵守商标的法定和监管要求。

主要内容

代表要求：拟议要求类似于巴西，智利，中华人民共和国，以色列，日本，约旦，大韩民国，摩洛哥和南非等许多其他国家目前的要求。作为欧盟的知识产权局。有类似要求的大多数国家都规定了住所要求。美国专利商标局打算遵循这种做法。此外，要求合格的律师代表其住所或主要营业地点不在美国或其领土内的申请人，注册人和当事人，是解决日益严重的外国个人，实体和申请人不遵守的问题的有效工具。根据美国法律。

代理要求：预测中国，巴西，智利，以色列，日本，约旦，韩国，摩洛哥和南非，以及欧盟知识产权局一样：对代理人的住所提出的要求。美国专利商标局也打算采取这种做法。更重要的是，要求美国有资质的执业律师代表这些居住地或主要营业场所不在美国境内的申请人去申请商标，这被认为是解决日益严重的外国替代遵守美国法律法规的有效工具。

要求申请人寻求美国律师来起诉该申请。当美国专商局收到外国住所提出的申请，其备案依据不符合拟议的要求时，将在专利商标局诉讼中通知申请人需要任命合格的美国律师。申请人通常有六个月的时间来应对主管局的行动（包括要求），不遵守将导致放弃申请。

当USPTO收到外国人提交的申请，若申请基础不符合拟议的要求，USPTO将下发审查意见：要求申请人聘请合格的美国律师。通常为6个月的时间来审查审查意见，若不按要求回答，则考虑放弃申请。

尽管以马德里为基础的申请将需要任命一名合格的美国律师，但美国专商局正在评估其一小部分申请的程序（2017财年占马德里全部申请的2.9％），这些申请均已提交所有手续并已依法进行。要求已经满足，因此处于准备就绪的状态，可在第一时间采取行动。马德里的申请最初是向世界知识产权组织国际局提交的，然后转交给美国专利商标局。当前，在提交给IB的申请中没有指定美国或任何其他本地律师的规定，并且USPTO并不期望IB将在预期实施该拟议规则之前更新其能力。因此，

仅管基于马德里的申请按统一规定也要求指定一名合格的美国律师，但考虑到马德里申请最初是向世界知识产权组织国际局提交的，随后转交给美国专利商标局。目前尚未规定在提交给因此，美国专利商标局很可能会考虑根据马德里指定美国的申请部分放弃要求指定合格的美国律师的要求，直到马德里体系更新为允许指定美国律师为止。

互认：根据该拟议规则，只有在代理人或代理人居住国和执业国的商标局之前信誉良好的注册和在职外国代理人或代理人，才能代表该国当事人的有限目的而受到承认。该国家/地区的商标局和USPTO已达成正式谅解，允许实质性的对等特权。拟议规则还要求，在任何商标事项中，如果授权的外国律师或代理人代表申请人，注册人或程序的当事方，则还必须指定一位合格的美国律师作为该局将与之代表的代表。沟通和开展业务。目前，只有加拿大的律师和代理人得到相互认可

相互认可原则：该初步表示USPTO可以与各国商标局达成共识：在互许特权的替代下，允许那些声誉良好的外籍商标代理律师代理本国申请人申请美国商标。但拟议规则还要求，若是代表申请人，处理商标诉讼业务，还是需要指定一名合格的美国律师为代表，与官方沟通并处理相关业务。结果，只有加拿大的代理得到相应的认可，才允许加拿大商标律师代理美国商标采取。

为什么要求申请人必须指定美国律师代理申请？

为什么在申请过程中需要美国执业律师？

近年来，USPTO的外国申请量激增，如下表所示，外国申请人的申请量占总申请量的百分比有所增加。括号中的数字表示每个百分比代表的申请数量：

如下表所示：外国申请人的申请数量占申请总量的百分比逐年增加。

外国或美国申请人的申请量占总申请量的百分比	2015财年	2016财年	2017财年
国外	19％（70,853）	22％（87,706）	26％（115,402）
U. 小号	81％（301,098）	78％（306,281）	74％（320,885）
数据截至2018年12月10日。

美国专利商标局预测，基于多种经济因素，包括美国经济实力，外国申请的数量将继续增加。这种增长与2015财年至2017财年外国起诉书申请人的申请数量显着增加，尤其是与美国起诉书申请人的申请相比。下面显示的信息反映了在搜索USPTO电子记录以获取数据时的表示状态。代理人身份可能会在起诉过程中发生变化。但是，系统限制仅允许USPTO在完成搜索时检索代表状态。

综合各方面的经济因素和美国经济实力，USPTO预测：国外申请美国商标的数量将继续增加。在15年至17年中，申请量增加的同时，国外使用自行代理或国外律师代理的数量不断增加，这一情况在改善中得以实现：

来自外国或美国申请人的申请-代表身份	2015财年	2016财年	2017财年
美国—专业服务	25.3％（76,140）	27.2％（83,161）	28.5％（91,593）
美国代表	74.7％（224,958）	72.8％（223,120）	71.5％（229,292）
外国专业	25.4％（17,967）	35.9％（31,475）	44.0％（50,742）
外国代表	74.6％（52,886）	64.1％（56,231）	56.0％（64,660）
数据截至2018年12月10日。

针对外国商标申请者日益增多的问题，据称，这些外国商标申请者本身就是真实的（即，没有聘请律师并亲自出庭的人），并且提交的申请不准确且可能是违反《商标法》和美国专利商标局规则的欺诈性提交。例如，此类外国申请人提出了声称在商业中使用商标的申请，但经常使用表明商标可能未实际使用的模拟或数字更改样本来支持使用要求。

由合格的美国律师代理的逐步完善妥善处理越来越多的外国商标申请人自行代理的问题，这些外国商标申请人没有聘请美国合格律师自行委托代理提交。他们提交的申请不够准确，或者例如，这些外国申请人在提交商标注册申请时声明已在商业中使用，但经常通过制作模型或数字合成的使用证据支持该使用声明，而这种使用证据在实际商业中中可能不会被使用。

提议的由合格的美国律师代理的要求对于使所有外国申请人，注册人和当事方都必须遵守商标方面的美国法律法规要求是必要的。它将不仅帮助美国专利商标局努力改善和维护美国商标注册的完整性，而且还将确保仅由受美国专利商标局纪律规则约束的授权从业人员协助外国申请人，注册人和当事人。

由合格的美国律师代理可以强制所有外国申请人，注册人及其他所有人遵守美国法律法规，这有助于USPTO努力改善和保护美国商标制度的替代，以确保外国申请人，注册人和所有人可能可以得到经USPTO认可的美国律师的专业代理。