由“摩卡”商标权撤销行政纠纷案谈《商标法》中行业通用名称的适用

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2023-05-13 08:05:07

“摩卡”商标权撤销行政纠纷案经过两审最终定案，“摩卡”商标由于被判定为行业通用名称，被北京市高级人民法院撤销该商标专用权。同时“摩卡”商标撤销复审行政纠纷案也被北京市高级人民法院收录为2021年度北京法院知识产权司法保护十大案例之一。该案提出的因成为通用名称而予以撤销的商品应仅限于通用名称所指向的商品，而不包括类似商品的规则，被《商标审查审理指南（2021）》吸收，对此类商标权撤销行政案件的审理提供了借鉴。下面通过该案的审理对《商标法》第四十九条第二款的适用做简单分析。

一、案情回顾瑞昶公司于2012年注册第9199914号“摩卡”商标，使用在“咖啡”等商品上。2015年慧能泰丰公司以诉争商标“摩卡”已成为通用名称为由，依据《商标法》第四十九条向商标局提出撤销申请。原商标局审理后认为提交的证据不足以证明诉争商标“摩卡”在注册之后演变成为“咖啡”等商品的通用名称，故决定诉争商标不予撤销。慧能泰丰公司不服原商标局决定，向原商标评审委员会申请复审，商评委复审维持原决定。慧能泰丰公司不服诉至法院。北京知识产权法院一审认为，包括消费者和同业经营者在内的相关公众已普遍认为“摩卡”指代的是一类咖啡商品，“摩卡”已成为咖啡类商品上约定俗成的通用名称，“摩卡”商标使用在咖啡类商品上时，已无法发挥商标应有的区分商品来源的作用。国家知识产权局和瑞昶公司均不服提起上诉。北京市高级人民法院二审判决驳回上诉，维持原判。

诉争商标

二、对认定商标是否属于通用名称的裁判思路1、先判定是否属于法律规定或者国家标准、行业标准规定的通用名称即“法定通用名称”；

2、若不属于法定的通用名称，再判断是否能划分在“约定俗成的通用名称”之列。

①在全国范围或者某一特定区域内，相关公众普遍认为某一名称能够指代一类商品的，应当认定为约定俗成的通用名称。如果商品名称已经在全国范围内所熟知，那么毫无疑问，这样的商标通常也无法顺利取得商标注册。然而，因审查员对某一特定区域内的某个特定行业被通用化的名称并不熟悉，所以具有区域性特点的通用名称则会频发争议。人民法院通常会综合考量历史传统、风土人情、地理环境、商品主要生产地以及销售地等因素对相关公众认知产生的影响来加以认定是否属于具有区域性特点的通用名称。

②被专业工具书、辞典等列为商品名称的，可以作为认定约定俗成的通用名称的参考，但人民法院仍需要根据具体情况、现有证据综合进行判断，因为在有些情况下，专业工具书、辞典列为商品名称的，不一定就是通用名称。

三、对商标权利人的启示对于注册商标演变成为行业通用名称，我们只能对比表示惋惜，但对于商标权人我们也需要采取一定的措施，避免自己的注册商标变成行业通用名称。在平时我们需要注意如下几点：

1、选择显著性强的标记注册商标。

不要让商标与使用的商品有字面上的直接联系，至少不要太简单粗暴，让消费者看到商标就能直接联想到商品的功能、用途、材质等特征。而是要用有创意的文字和图形来配合商品的定位，减少商标发展成通用名称的概率。

2、权利人应合法合理地使用商标，并加强对商标的管理。

一方面，在使用时，尽量注意商标与商号的联系，避免直接用商号代替商号进行销售或广告宣传，避免在广告中夸大商标的部分。另外，记得明确标注商标的注册标记。

3、关注行业内的市场动态，加强警惕。

一旦发现竞争对手恶意将其注册商标与商号及其他描述性说明混淆，或消费者有将商标作为商号使用的倾向，要及时制止，或给予书面通知或刊登报纸杂志公告，要求立即停止不当使用，尽快消除商标退化隐患；可以再次启动主动救济措施并在书面通知失效后及时提起侵权诉讼。

此外，要防止商标作为商品名称被列入国家标准、行业标准、工具书、词典等文件。这种情况在药品名称和商标冲突的案件中尤为突出。

4、强化商标的品牌理念，建立完整的商标发展战略。以主商标为中心设置一系列商标，产品多样化，防患于未然。